Diffida di un marchio notorio a una giovane azienda vitivinicola: tutela ultramerceologica, negoziazione e accordo di coesistenza pacifica.
Il marchio notorio è una risorsa preziosa per chi lo detiene e, per chi deposita un nuovo marchio, può trasformarsi in un ostacolo inatteso: la lettera di diffida di un’azienda famosa che invoca la propria notorietà anche in settori distanti dal suo. Sapere quando la tutela ultramerceologica si applica davvero, e quando no, cambia l’esito di una trattativa. Questo caso ne è la dimostrazione concreta.
In Albakora ci occupiamo di proprietà intellettuale ogni giorno, con un approccio che parte sempre dall’analisi strategica: capire quando una contestazione ha fondamento e quando può essere ricomposta con una soluzione equilibrata. In questa pratica abbiamo assistito una giovane azienda del settore vitivinicolo, con un obiettivo preciso: evitare un contenzioso e proteggere il marchio appena depositato.
Il cliente e la richiesta
Una giovane azienda abruzzese attiva nel settore vitivinicolo si è rivolta al nostro studio dopo aver ricevuto una lettera di diffida da parte di una società italiana titolare di un marchio notorio, in ambito nazionale ed internazionale, nel settore della cartoleria e della cancelleria cartotecnica.
La contestazione: il rischio di confusione
Nel documento in questione la diffidante lamentava un rischio di confusione tra il marchio oggetto di recente deposito da parte della nostra assistita ed il proprio marchio tutelato anteriormente in Italia, parzialmente simile ma non rivendicante la classe contestata ed espressamente rivendicata dalla nostra cliente.
La sfida: la tutela ultramerceologica
Principale argomento adoperato: la notorietà del marchio anteriore ovvero, per noi mandatari, il problema principale.
Secondo i principi esistenti in materia infatti, un marchio notorio può godere di tutela ultramerceologica, e cioè di una protezione che si estende anche in classi diverse da quelle per cui il marchio è appunto notorio presso il pubblico.
La criticità maggiore in merito è che ad invocare tale argomento sono per lo più aziende molto strutturate, rilevanti anche storicamente e con buone risorse per portare avanti contestazioni avverso terzi che, pur volendo difendere i propri marchi, spesso abbandonano celermente marchi e/o prodotti di interesse, a causa delle difficoltà nel sostenere i costi dei contenziosi.
La strategia: priorità a un accordo equilibrato
Ebbene, in tale contesto il raggiungimento di un accordo che fosse equilibrato ed effettivamente rispettoso di due realtà imprenditoriali operanti in settori di fatto diversi, era prioritario per lo studio.
L’analisi della normativa e della giurisprudenza
Per questo inizialmente la nostra attività si è concentrata sull’inquadramento della normativa e della giurisprudenza esistente in tema di marchi notori e da tale indagine è emerso come la determinazione della tutela ultramerceologica di un marchio notorio non avviene automaticamente, bensì va effettuata caso per caso, non potendo la stessa diventare uno strumento invocabile in modo indiscriminato per bloccare la registrazione di nuovi marchi in settori sufficientemente distanti e non correlati.
In particolare, elementi come la specificità dei prodotti o servizi designati dal marchio contestato e la distanza tra i settori di mercato di riferimento sono da considerarsi determinanti nell’analisi della confondibilità e dell’eventuale danno alla notorietà del marchio originario.
La negoziazione e l’accordo di coesistenza
Lo studio ha dunque condotto una efficace negoziazione con controparte che ha portato alla sottoscrizione di un accordo di pacifica coesistenza tra i marchi coinvolti inclusivo, tra gli altri, anche dell’impegno di non contestazione delle privative della nostra assistita, a carico della controparte.
L’esito: nessun contenzioso e tutela per entrambe le parti
Il lavoro svolto, in costante sinergia con la cliente ed in totale trasparenza con i colleghi che assistevano controparte, ha permesso di addivenire ad una pacifica soluzione della vicenda, annullando il pericolo di un contenzioso ed assicurando alle parti coinvolte lo svolgimento di attività commerciali nel pieno rispetto delle proprie privative.
Conclusioni
In contesti analoghi affidarsi ad un professionista della materia può davvero fare la differenza. Specie se a scriverti è il titolare di un marchio famoso.
Se hai ricevuto una lettera di diffida o stai valutando il deposito di un marchio in un settore vicino a quello di un marchio noto, una valutazione preliminare è il punto di partenza giusto. Prenota una consulenza con Albakora.
Ti diciamo subito se esiste un rischio reale e come gestirlo nel modo più efficace.