Contesto e problema
Una società italiana sviluppa un motore di ricerca per aggregare annunci e candidature di lavoro e lo fa crescere in vari Paesi europei ed extraeuropei.
Il servizio è legato a un nome a dominio con estensione .net, registrato nel 2016 e usato in modo continuativo anche in Germania.
All’improvviso arriva una diffida da una società tedesca che opera nello stesso settore. Questa società rivendica:
● la propria denominazione sociale;
● un marchio nazionale tedesco registrato dal 2005;
● un marchio dell’Unione Europea depositato nel 2018 validamente registrato per servizi di selezione e ricerca di lavoro.
In base alla diffida, il dominio .net della nostra assistita sarebbe troppo simile ai marchi tedeschi e alla denominazione sociale, e rischierebbe di creare confusione, in particolare sul mercato tedesco.
Il tono è tutt’altro che morbido: controparte minaccia provvedimenti cautelari rapidi, con possibile oscuramento del sito, riassegnazione del dominio, richieste di risarcimento dei danni. In Germania, peraltro, la prassi di gestire queste controversie con ingiunzioni provvisorie ed urgenti rende la minaccia credibile, almeno sulla carta.
Come abbiamo impostato la strategia
Innanzitutto abbiamo ricostruito la cronologia dei diritti: il dominio .net era stato registrato nel 2016 e, da allora, il relativo naming veniva usato in modo continuativo dalla nostra assistita per identificare il servizio in vari Stati dell’UE ed extra UE. I diritti della società tedesca, invece, erano sì anteriori in Germania (denominazione + marchio nazionale dal 2005), ma il loro marchio UE era arrivato solo nel 2018, quindi dopo l’inizio dell’uso del dominio da parte della nostra assistita. Questo ci ha permesso di fare una distinzione chiara:
● in Germania, controparte aveva un vantaggio oggettivo, grazie ai diritti anteriori;
● fuori dalla Germania, l’uso del dominio e del relativo naming dal 2016 offriva alla nostra assistita argomenti per contestare la solidità del marchio UE di controparte.
In parallelo abbiamo analizzato un aspetto spesso trascurato e cioè la normativa tedesca sulla tutela cautelare in materia di marchi: dall’esame del carteggio è emerso che la società tedesca aveva già contattato in passato la nostra assistita sulla stessa questione, senza però avviare poi azioni giudiziali. In questo scenario, la possibilità di ottenere adesso un’ingiunzione nei termini minacciati nella diffida risultava sensibilmente ridotta. E se controparte avesse comunque chiesto il provvedimento cautelare, lo avrebbe fatto su basi dichiarative quanto meno discutibili, con il rischio di una revoca successiva.
Da qui, la scelta di linea:
● riconoscere che sul territorio tedesco la società avversaria aveva un profilo di forza;
● nel contempo evidenziare in modo fermo i diritti della nostra assistita nel resto dell’UE e la fragilità della minaccia cautelare così come formulata.
La risposta alla diffida non si è limitata a dire “non stiamo violando nulla”, ma ha messo sul tavolo:
● la possibilità di contestare il marchio UE del 2018 alla luce dell’uso anteriore del segno da parte della nostra assistita;
● i limiti concreti all’azione cautelare nei confronti del cliente.
L’obiettivo non era inasprire il conflitto, ma riequilibrare il quadro per rendere ragionevole, anche per la controparte, una soluzione negoziata.
Cosa è successo dopo
La trattativa ha portato alla firma di un accordo di pacifica coesistenza tra i segni coinvolti. In sostanza:
● la nostra assistita ha potuto mantenere il proprio dominio .net e continuare ad operare nei mercati in cui era attiva;
● è stato evitato un contenzioso di alto valore economico, con tempi lunghi e risultati incerti;
● sono state disinnescate le conseguenze annunciate nella diffida: nessun oscuramento del sito, nessuna riassegnazione del dominio, nessuna azione di risarcimento.
Cosa puoi imparare da questo caso
● se gestisci un servizio online in più Paesi adesso sai che un dominio, proprio come un brand, nel tempo, diventa un asset di tutela e non è solo un indirizzo virtuale;
● se un terzo ha diritti anteriori ai tuoi in un singolo Stato questo non significa che è automaticamente più forte ovunque;
● se ricevi una diffida aggressiva ricordati che va sempre letta alla luce della cronologia dei diritti e della normativa applicabile, non solo del tono della lettera;
● se lavori con piattaforme o servizi digitali in più mercati e ti trovi in una situazione simile – un dominio che assomiglia a un marchio altrui, diffide, minacce di azioni – ha senso valutare non solo “chi ha registrato cosa”, ma anche come e dove il tuo segno è stato usato nel tempo.
Se hai il dubbio di trovarti in una situazione simile, contattaci!